● 国際活動委員会からのお知らせ（2001年9月）
〈米国〉
特許／権利放棄及び禁反言
控訴審におけるクレーム解釈に係る新たな主張であっても、
それがそれまでのクレーム解釈を支持する場合には権利放棄論は適用されない
1. 2001年7月13日、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、「控訴審における新しいクレーム解釈が、現解釈を支持するものであって、証拠に採用された明細書の記載に基盤を置いている場合には、権利放棄論は適用されない」と判示した（Interactive Gift Express Inc.対Compuserve Inc.連邦巡回区控訴裁判所番号99-1324, 7/13/01）。
被疑侵害者からの再審理要求を認めつつも連邦巡回区控訴裁判所は、係争特許に係るクレームを広く解釈し、情報を搭載した「物体」なるクレーム用語がオンライン販売されるものをも含むとするそれまでの判断を変更しなかった。当該再審理要求に対する判断では、「控訴審における特許権者によるクレーム解釈は、第一審では主張されなかった事項を含むために権利放棄論が適用されるべきである」とする被疑侵害者の主張についても新たに考察を加えた。
2. インタラクティブ・ギフト・エクスプレス社（以下、「IGE社」ともいう）は、「販売時地点」で情報を物体内に再生させるシステム、と題する第4,528,643号特許（以下、「フリーニー特許」という）を保有する。
フリーニー特許は具体的には、販売時点「情報製造機械（IMM）」と呼ばれる複数の機械を用いて、情報を搭載する物体を製造し販売するためのシステムである。インタラクティブ・ギフト・エクスプレス社は、コンプサーブ社他が、インターネットやワールドワイドウェブを介してソフトウェアや文書をオンラインで販売しているとして、同社他をフリーニー特許侵害で提訴した。
ニューヨーク州南部地区地方裁判所のバーバラ・ジョーンズ判事は、「販売時点において」情報の再生を行うという当該特許システムは、インターネットでソフトウエアや文書を販売する形態を包含しないと判示した。この地裁判断によるクレーム解釈をうけて被告は特許非侵害を主張し、この主張が認容された地裁判決が下ると、原告IGE社は当該クレーム解釈に不満があるとして上訴した。
2000年11月連邦巡回区控訴裁判所は、非侵害認定の根拠となった5つのクレーム構成要素のそれぞれについて、同地裁が少なくとも1つづつの判断の誤りを犯していると判断した。同控訴裁は、同地裁よりもクレームを広く解釈し、「販売時点」での情報の「物体」への再生をする当該特許システムは、消費者の自宅で行われるオンライン商取引を含むものだとした。連邦巡回区控訴裁判所は更に、即時商取引もクレームに包含されるとする一方、情報それ自体やコンピュータのハードディスクはクレームにいう「物体」たりうるとする特許権者の主張を退けた。
結果として連邦巡回区控訴裁判所は、地裁判断を取り消し、連邦巡回区控訴裁判所のなしたクレーム解釈に則って再考すべく同地裁に事件を差し戻したが、それに対してコンプサーブ社は、再審理及び大法廷での再審理を要求した。
3. 2001年7月13日付命令において連邦巡回区控訴裁判所は、コンプサーブ社からの大法廷再審理要求は退けたが、通常の再審理要求については、権利放棄論及び法廷禁反言の論点に限定して認めた。連邦巡回区控訴裁判所のリン判事は、セイジプロダクツ社対デボンインダストリー社事件判決を引き合いに、「権利放棄論とは、当事者の一方が控訴審において、それまでと異なるクレーム解釈をするのを禁ずる法理であるが、その当事者がもともとのクレーム解釈を明確化したり擁護したりすることや、新たに持ち込まれた引用文献に照らして現クレーム解釈の考え方を支持したりすることが妨げられる訳ではない」とした。
明細書が証拠物件として提出される以上、当事者及び地裁は当該明細書について精通していると推測され、また、明細書はクレーム解釈には不可欠である、との考え方の上に立ち、リン判事は、「証拠として採用された明細書に論拠をおき、現クレーム解釈を支持するような（控訴審での）主張は、第一審にかかる論点が最初に提示されなかったという理由のみでは、権利放棄論の適用を正当化できない」と判断した。
連邦巡回区控訴裁判所はこの点をさらに明確化すべく、「IGE社が現クレーム解釈を支持するために、明細書に基づいた論点を追加することは支障ないが、当該クレーム解釈の幅を変更するような主張をする場合は認められない」とした。この上で連邦巡回区控訴裁判所は、IGE社の控訴審での主張は権利放棄論により認められるべきでないとするコンプサーブ社の主張につき考察した。
4. IGE社は控訴審において、家庭は「販売時地点」であり、ハードディスクは「物体」に該当するというそれまでのクレーム解釈に係る主張を支持すべく明細書を論拠にさまざまな論点を提示した。
「IGE社のこれらの主張は、同社が（クレーム解釈に係る資料として）地裁に提出した用語の確定的定義言明書と軌を一にするものである」として、「IGE社の主張は権利放棄論により認められない」とするコンプサーブ社の主張を退けたリン判事は、「IGE社の主張は、当該確定的定義を狭めも広めもしない。前述したように、“販売時点”についての確定的定義では家庭は除外されない。同様に、クレームにいう“ハードドライブ”は、目的的には“ハードディスク”と同視されるが、IGE社が「物体」について同言明書で単純に定義しているのみならず、この定義の明細書中の根拠記載個所にある意味範囲を逸脱するものではないから、IGE社の主張は権利放棄論の適用外であると判断する」とした。
連邦巡回区控訴裁判所は、地裁判断に対してIGE社が提起したその他の論点についても同社の主張をほぼ認めた。
法廷禁反言については、リン判事は、「もしIGE社の主張するクレーム解釈が地裁で認容された場合には、それがどんな解釈であろうと、（控訴裁で）変更することは許されない。しかしコンプサーブ社は、IGE社のクレーム解釈についての主張が第一審で認められ、しかる後にIGE社がその主張を転換させたという主張を行っていないのであって、従ってIGE社のこの点での違反行為は認めるところではない」とした。
結論として、連邦巡回区控訴裁判所は、IGE社の主張につき、法廷禁反言の適用はないと判示した。
〈参考文献〉
BNA International Inc.
"Patent, Trademark & Copyright Journal"
'Waiver Does Not Bar New Arguments On Appeal Supporting Claim Construction'
（Page 250-251, Volume 62, Number 1532, July 20, 2001）
〈欧州〉
「同一発明」の優先権主張要件に関する欧州特許庁審決（G2/98）
2001年5月31日、欧州特許庁の拡大審判部は、欧州特許条約（EPC）第87条（1）の解釈に関する審決を下した（G2/98）。
欧州特許庁長官から審判部に以下の2つの法律問題が付託された。
1. EPC第87条（1）の「同一発明」の要件は、後の出願について先の出願から得られる優先権の範囲が、先の出願に少なくとも暗示的（implicitly）に開示された内容によって決められ、且つ同時にそれに限定される、ことを意図するか？
2. あるいは、この点に関して、先の出願に係る発明と後の出願のクレームアップ対象発明との間の一致は低いレベルのもので十分であり、その場合でも優先権が認められるのか？
機能と効果に関連する技術的特徴とそれらに関連しない技術的特徴とを区別し、たとえある特徴が改変・削除された場合、又はある特徴が追加された場合であってもクレーム発明が同一であると考えられるとしたEPC第87条（1）に係る「同一発明」の概念の拡大解釈（T-73/88参照）は不適当であり、優先権の適正な行使を阻害するものである、と拡大審判部は認定した。むしろ、そのような解釈を一歩進めて、「同一発明」の概念を狭く且つ厳格に解釈して条約87条（4）に規定された「同一の対象」の概念との均衡を図ることが、特に出願人と第三者との公平な取扱いの原則・法的安定性の原則・新規性と進歩性の評価に関する一貫性の要請とも完全に整合させながら優先権の適正な行使を保証する上で、必要であるとした。
審決の頭書に要約された審判部の決定は以下の通りである。
『EPC条約87条（1）に規定された｢同一発明｣についての優先権主張要件は、当業者が通常の一般的知識を用いて先の出願全体からクレームの対象を直接的且つ明確に導き出すことができる場合のみ、後にした欧州特許出願のクレーム部分について先の出願に基づく優先権がEPC第88条の規定に照らして認められる、ことを意味する。』
〈参考文献〉
BNA International Inc.
"World Intellectual Property Report"
'Enlarged Board of Appeal Rules on 'Same Invention', Amended Claim'
（Page 6, Volume 15, Number 8, August 2001）
〈中国〉
中華人民共和国における模造商標に対する新刑事責任規準
最高人民裁判所並びに最高人民検察院は最近、商品の品質違反を律する刑法第140条乃至149条により、商標模造者に対する刑事責任の賦課に関する詳細な規準を制定する司法的見解を発表した。
この発表の後すぐ4月18日に、刑法第213条乃至第215条に規定する商標の偽造に関わる事件における刑事責任追求についての基準を制定した施行規則が、最高人民検察院と公安部との合同で公布された。
また4月18日付の施行規則によって、特許権者の許諾なしに特許所有証を複製する当事者のみならず企業秘密侵害者に対しても刑事責任を追求するための責任追求規準も打ち立てられた。
過去10年間中国において、警察及び検察官の商標偽造事件への関わりが無かったのは、概して、犯罪者の行為は中華人民共和国刑法に定める犯罪を構成するのか、または商標法や商品品質法といった議会制定法に定められた単なる行政上の処罰（主に罰金と模造商品の押収）を受けるだけのものなのかを決定する明確な基準が欠如していたためである。
4月18日付の施行規則は、商品品質違反事件に対する最近の司法見解によって明らかにされた重大な懸隔を埋めるものであるが、以下に述べるように、いくつかの懸案事項に対して明確な回答が得られてのち初めて、これらの新施行規則が潜在的に具備する力が発揮されることとなろう。
1. 新施行規則下の責任規準
刑法第213条及び第214条によれば、商標模造により生じた状態が「重大」である場合もしくは模造者による販売量が「比較的多量」である場合には、3年以下の懲役が課せられる。また商標模造により生じた状態が「極めて重大」であると見做される場合もしくは模造品の販売量が「非常に多量」であると判断される場合には、3年以上7年以下の懲役が課せられる。
新施行規則はこれらの用語について明白に定義していないものの、「重大な」状態と「比較的多量な」販売量についての最小限の規準を間接的ながら定義することで、地元警察及び検察官が被疑偽造者に対する調査及び刑事手続を遂行するための詳細な基準を制定している。
1993年に最高人民検察院によって発布されたガイドラインの中で同様の基準が設定されているが、このガイドラインは広範囲に履行されることはなく、司法当局では中国刑法の改正により1997年をもってこのガイドラインは無効となったとしている。
2. 新規準
（商標の）模造：登録商標の「模造」（即ち、模造商標の生産）に対して自然人が責任を有すると見なされ、しかも模造品の価値が100,000人民元（US$12,000）を超える場合に責任が追及される。模造品の最小価値が500,000人民元（US$60,000）である場合には、会社もしくは他の事業主体（個人と区別される存在として）に対しても責任が追求される。模造品の販売者は、故意にこれらの模造品をこれらの価格を上回る額で販売したという疑いがある場合には、刑事訴追される。
コメント：新施行規則は、文面上では読めないが、過去に販売されたことが立証された商品に基づいてではなく、模造者から押収された商品に基づいて商品価値を計算することができると、検察官は指摘している。この点1993年のガイドラインでは対照的に、過去の販売立証が要求され、押収された商品の価値は無関係であると解釈されていた。
新施行規則は、個人の商標模造者とは対照的に、企業を通して行われる商標模造に対する刑事責任を追求するための金銭的な評価基準を増やしたが、これは効果的であると考えられる。1993年の規準では、模造品に対して100,000人民元の最小基準を置き、これについては企業と個人との間の差はなかった。
企業内で働く個人が模造に対して責任を有する場合であって、100,000人民元より低い基準にあたるときに刑事訴追されるのか否かについては、現在のところ依然として明らかではない。新施行規則は、模造商品の価値が侵害者の生産原価あるいは販売額に準拠して計算されるのか、もしくは合法的商品の小売価格に準拠するのかについても明らかにしていない。
周知商標：新施行規則は、模造が「周知」商標に関わる場合、模造者は刑事訴追されるであろうとしている。この規準では他の要件の充足は要しないとしているようである。
コメント：ガイドラインは、ブランドがどのような状態であるのをもって「周知」と見做すかについて明らかにしていないので、周知と見なされるについての明確な規準が出されるまでは、この条項に依拠することは困難であろうと考えられる。
周知であるかどうかの判断は、警察官や検察官の裁量に委ねられるとすることも、あるいは、中国人民商標局による認定を要すると解することも可能である。現在までのところ中国人民商標局は、200以上の地元ブラントについて公式に周知の認定をしているが、外国ブランドで周知の認定を受けたものは1つもない。
薬品：施行規則は、人間に用いられる医薬品に関連して使用される登録商標の模造に関わると判明したいかなる当事者に対しても、刑事責任が追求されるべきであると明白に規定している。
上記の周知商標を含む基準と同様に、施行規則は医薬品の模造に関して生産量もしくは販売量の下限を課していないようである。また当該規則は、偽造医薬品が消費者に身体的障害を引き起こしたり、もしくはその可能性があることを要件とはしていないようである。
コメント：この基準も、最高人民検察院によって発行された1993年のガイドラインの中で説明されている。
再犯：上記の基準にあてはまらない場合であって、二件以上の行政上の罰則を受け、さらに別の模造を行っていると判明した場合、模造者は刑事上の訴追を受けることになる旨、施行規則は規定している。行政上の罰則とは、表向きには、税関もしくは産業通商局により模擬商標に対する罰を受けた場合が含まれるが、のみならず技術監督院及び他の行政当局により関連違反案件で罰せられた場合もこれに含まれるものと推定される。
コメント：新施行規則は、3件の侵害が総て同じ登録商標と関係していなければいけないのか、あるいは2件もしくは3件の犯罪に係る商標が相異なる場合であっても再犯者は刑事訴追されるのかについて明白にしていない。いずれにせよこの基準は、少量の模造品を所持していると判明したり、そうでないにしても、ガイドラインの他の条項による刑事責任を免れたりするような販売者や工場に対して訴追を行う際に特に有用であると考えられる。ブランド所有者が再犯者を効率よく監視することができれば、それに応じて本基準の有用性は当然に増すことになる。ブランド所有者は結果的に、競争相手と過去の違法行為に関する情報を交換したり、地元技術監督院や産業通商局に行政罰適用の決定を迅速に下してもらうよう説得したりすることによって、再犯侵害者に対して訴訟を提起することがより容易となる。
「極めて悪い影響」がうけた事件：施行規則はこの範疇に入る種の事件について説明も例示もしていない。
3. 商標表示の印刷業者及び販売者
4月18日付ガイドラインは、模造商標の表示（つまり他者の登録商標をラベルに付したり包装に用いたりすること）の生産者及び販売者に対する刑事訴追についての類似の基準を規定している。この基準には次のものが含まれている。
3-1. 「周知」商標を付けたラベル（数量は問わない）の生産もしくは販売に係る事件
3-2. 3回目の犯罪を犯した者に関わる事件
3-3. 正当権原を有しない20,000セット以上の商標の生産もしくは販売に関わる事件
3-4. 侵害者が商標表示の生産もしくは販売によって200,000人民元（US$24,000）を超える収入、あるいは20,000人民元（US$2,400）を超える利益を得た事件
4. 地下組織工場
4月18日付ガイドラインにおける最大の問題点は、おそらく、関連の実施権や政府からの必要な認可を受けずに模造品を生産もしくは販売している「地下組織工場」の操業者もしくは他の企業に関する条項が欠如していることであろう。多くの産業において、模造品のうちのかなりの割合が、そのような地下組織工場の操業者の手によっている。品質ブランド保護委員会（別称：中国反模造連合）を含む産業グループは以前、刑法225条の条項（当該条項は、「違法操業」というかなり漠然と規定された犯罪に関わった場合に5年以下の懲役刑を課す旨を規定している）に基づいて、模造品を生産もしくは販売しているところを捕らえられたときには、その生産量もしくは販売量がいかなるものであろうとも、当該操業者に対して刑事責任を課す新規則の制定を要求していた。
当該225条は伝統的に、タバコ、遠距離通信、出版といった国家によって特別に制限されている製品や役務を扱う当事者にのみ適応されると解釈されていた。
4月18日付ガイドラインは、刑法225条に違反する活動の例をいくつか挙げているが、模造について具体的に言及しているところはない。しかし、「キャッチオール（多様な状況、場合に対応できるように作られたもの）」条項は、個人については、「違法なビジネス額」が50,000人民元（US$6,000）を超える場合、もしくは違法な利益が10,000人民元（US$1,200）を超える場合、更には企業については、「違法なビジネスの額」が500,000人民元（US$60,000）を超える場合、もしくは違法な利益が100,000人民元（US$12,000）を超える場合に、「違法操業者」に対して刑事責任が追及されることを規定している。
これらの条項が、いかなる模造品であろうがおよそ模造品とされるもの一般を生産する地下組織工場の操業者に対して適用されるのか、そして先の「違法なビジネス額」はそれ以前に販売された製品の価値だけでなく、そのような工場から押収された製品の価値も含むのかについて、最高人民検察院並びに公安部からの明白な説明が必要とされている。
5. 施行規則への司法的信頼〕
4月18日付ガイドラインは最高人民裁判所ではなく、国家警察並びに検察によって発行されたが、侵害自体について規定するものではなく、刑事調査と犯罪訴追手続の遂行基準について規定したものである。従って、厳密には、地方裁判所は当該施行規則によって拘束されない。しかし、中国では刑事裁判所は一般的に、検察官の判断を重視しており、模造問題に対する国の政府指導者達の注目が増加していることからすれば、少なくとも最高人民裁判所がこの件について独自の司法見解を発表するまでは、中国の裁判所は刑事責任に関する法廷判断において4月18日付ガイドラインに相当依拠することになろう。
6. 商標法改正
農業、保険、通商権、その他に関するヨーロッパ連合及びアメリカ合衆国との最近の合意を受け、今のところ中国は、2002年初めに世界貿易機関（WTO）に加盟することになっている。全人代の常務委員会は、TRIPS協定との整合性を確保すべく、2001年10月までに商標法を改正することになっている。検討されている施行関連条項の中には、模造に対する500,000人民元（US$60,000）以下の損害賠償金に係る条項の導入が含まれている。
〈参考文献〉
BNA International Inc.
"World Intellectual Property Report"
'New Liability Standards for Trademark Counterfeiting in the People's Republic of China'
（Page 19-21, Volume 15, Number 8, August 2001）