● 国際活動委員会からのお知らせ（2001年10月）


〈米国〉
著名なバレエダンサーの相続人は、彼女の名前をマークとして登録しても、
その名前の使用を禁ずることはできない、とした判決

1. 世界的に著名なバレエダンサーであったマーサ・グラハム（Martha Graham）の唯一の財産相続人ロナルド・プロタス（Ronald Protas）は、たとえ彼がその名前について連邦商標登録を受けていても、"Martha Graham technique" を教えている学校による彼女の名前の使用を禁ずることができない、と合衆国ニューヨーク州南部地区地方裁判所は2001年8月7日に判示した（Martha Graham School and Dance Foundation Inc.（プロタス））対（Martha Graham Center of Contemporary Dance Inc.（センター、スクール））。
同地方裁判所は、ライセンシー禁反言の原則の下でも、スクールは、商標登録者プロタスを制してその所有権を主張することを妨げられないとして、グラハムの財産相続人プロタスにより求められた差止命令を拒絶したが、それは、グラハムがスクールに対して教育目的での彼女の名前の使用を許可するという使用許諾が取り消しできないものである故に、スクールは、自身の名義による先使用権を持っているとの結論に立脚するものであった。
2. Martha Grahamのマーク
被告であるセンターとスクールは伝説的ダンサーで、振付師のMartha Grahamによって、夫々1948年及び1956年に設立された。グラハムは1991年に死亡した。
原告であるロナルド・プロタスは、グラハムの遺言による唯一の相続人である。1993年プロタスは、"Martha Graham"と"Martha Graham technique"について自身の名義で商標登録出願したが、この出願書類において、そのマークの所有者であることを主張した。特許商標局は、1995年、プロタスに連邦登録を与えた。
その後、プロタスは、グラハムから相続した知的財産の総てをライセンスするための信託（Martha Graham School and Dance Foundation Inc.）を創設し、自らを唯一の被信託人及び信託受益者に任命した。1999年プロタスは、センターとスクールに、Martha Grahamの名前を使用する権利を許諾することに合意した。しかし、センターとスクールは、事業を中止し、ライセンス契約を終了した。
センターとスクールが再開したとき、プロタスは商標権侵害として、彼らがMartha Grahamの名前を使用すること及び Martha Graham techniqueを教授することを禁ずる差止命令を求めて提訴した。
3. ライセンシー禁反言（Licensee Estoppel）
プロタスは、ライセンシー禁反言の原則によれば、1999年のライセンス契約をしたことにより、スクールとセンターが、彼が登録したマークの有効性を争うことは禁止されるから、スクールとセンターは、Martha Grahamの名前を継続使用する権利を主張することは許されないと主張した。
セダバウム判事は、これに同意しなかった。ライセンシー禁反言の原則は通常、ライセンスを得て名称を使用するライセンシー（被許諾者）が、ライセンサー（許諾者）に対してその所有権を主張することを排除するものであるが、この原則は衡平法上の問題以外のなにものでもなく、硬直的な適用はすべきでないと同判事は指摘した。
同判事は、本件について同原則を適用することは、衡平に反すると判示し、プロタスが商標登録を取得した手段、ライセンス契約の用語、当事者間の関係の総てがライセンシー禁反言原則の適用を否定するものだとした。
同地方裁判所は、プロタスがその商標登録出願において、「センターとスクールは、グラハムの存命中に、グラハムとの口頭による合意の下にそのマークを使用してきた」と述べたことにより特許商標局を欺いたと判断した。同裁判所はさらに、実際のところ、その使用権がグラハムの存命中に限定されるとか、取り消し可能であるとかいう証拠は存在せず、従って、スクールとセンターは、この名前を教育サービスについて使用する権利を有していると述べた。さらに、判決は、グラハムの遺言によれば、彼女が死後もセンターとスクールが継続することを期待していたことをプロタスは知りながら、マークを自分の名義で登録したという証拠が示されると述べた。
加えて、セダバウム判事は、プロタスは、センターとスクールに対して、その理事（出願、登録当時被告の理事であった）としての地位に由来する信託上の義務を有するが、そのマークをプロタスがその義務客体団体に不利する目的で登録することは、信託義務に反すると述べた。
4. フロードと先使用の抗弁
スクールとセンターは、仮に、問題のそのマークの登録が有効であり、侵害が認定されたとしても、プロタスがその登録を不正手段により取得したのであるから、彼の差止命令要求は認められないと主張した。
これに対しセダバウム判事は、プロタスが、出願手続において、グラハムがスクールとセンターに自身の名前の使用を口頭で許諾していたと偽って述べたこと、及び、スクールとセンターがGrahamの名前を使用する権利の保有者であることの明白かつ説得力ある証拠があること、が認められると再強調した。しかし同判事は、プロタスは愚かにもまた無謀にも出願において誤った事実を述べたが、彼が真実を知った上で隠蔽していたこと及び特許商標局を欺こうと意図していたことを示す明白で説得力ある証拠はなく、従って、証拠は、プロタスの特許商標局に対する詐欺を立証するのには十分でないと判示した。
センターとスクールは、ダンス教育に関して、彼らがMartha Grahamの名前の先使用権者であると主張した。これに対しプロタスは、スクールとセンターは、グラハムから彼女の名前の使用について限定された許諾を受けていたにすぎず、グラハムは、彼女の名前の使用権を取り消す権利を留保していたのであり、グラハムの当該同意取消権は、グラハムの遺言の規定によりプロタスに引き継がれ、彼が保持していると主張した。
裁判所は、プロタスのこの主張に同意せず、グラハムが存命中に名前の使用料の支払いを受けていたという証拠はなく、さらには証拠によれば、グラハムが、彼女の同意が取り消しできない性質の権利譲渡であることを理解していたと認められるので、スクールとセンターがMartha Grahamマークの先使用権者であると判示した。
全文は、http://pub.bna.com/ptcj/01271.pdfで得られる。

〈参考文献〉
BNA International Inc.
"Patent, Trademark & Copyright Journal"
'Dancer's Heir Can't Bar Use of Her Name Even Though He Registered It as Mark'
（Page 361-362, Volume 62, Number 1536, August 17, 2001）

〈米国〉
“権利回復禁止ルール（Recapture Rule）”に違反した
再発行（Reissue）特許


米国連邦巡回区控訴裁判所は2001年7月25日、基礎となる特許出願が許可段階に至るまでの過程で補正や反駁により放棄した発明が再発行特許中のクレームにおいて記載されているため、この再発行特許は“権利回復禁止ルール（Recapture Rule）”違反により無効であるとの判決を下した（Pannu対Storz Instruments Inc., No. 00-1482）。
ジョスワント・パンヌ博士は、眼球レンズの代わりとして眼に移植する人工眼内レンズの発明者である。当初の出願においてパンヌ博士は、レンズの位置を定めるために眼の組織に接触するレンズの“ハプティクス（haptics）［訳注－①］”を開示しており、後の一部継続出願においてはレンズと一体化されたハプティクスをクレームしていた。自明性に基づく拒絶を受けた後、パンヌ博士はクレームを削除して新たに独立クレーム16を追加するとともに、様々な理由を挙げて本願の特許性を主張した。審査官はこの主張を受け入れ、パンヌ特許（4,435,855）は1981年［訳注－②］に発行された。
1985年、パンヌ博士は、必要以上にクレームを狭く限定し過ぎたとして再発行特許出願（Reissue Application）を行った。パンヌ博士が、“前記レンズ体の直径より大きな直径を有し且つ該レンズの外周に向かってカーブする連続的で実質的に円形の弧を形成し、自由端でその弧が終端する（defining a continuous, substantially circular arc having a diameter greater than the diameter of said lens body, said arc curved toward said lens circumference and terminating in a free end）”という限定を削除したのち、審査官はこの再発行特許出願を許可した（32,525）。続いてパンヌ博士はストルツ・インストゥルメント社に対し訴訟を提起した。米国フロリダ州南部地区地方裁判所のウィリアム・ディミトルレアス判事は、当該再発行特許は当初の特許（4,435,855）取得の際に断念した発明内容を不当に回復するものであるとの略式判決を下した。
連邦巡回区控訴裁判所（Federal Circuit）はこの判決を支持し、ロバート・メイヤー裁判長は、削除された限定事項及びハプティクスの形状に関するパンヌ氏による『当初の特許が必要以上にクレームの範囲を限定している』との自認を根拠に、「再発行特許におけるクレーム1は、当初の特許（4,435,855）のクレーム1より請求範囲が広い」とコメントした。
『特許発行までの手続きにおいて放棄された発明の主題は、再発行特許における範囲の広いクレームとは無関係である』とする主張も裁判所は斥けた。先の特許（4,435,855）が許可となるまでの流れにおいて、クレーム16に“連続的で実質的に円形の弧（continuous, substantially circular arc）”という限定を加えたこと、及び、その際パンヌ氏が主張した内容からは、'855特許に係る請求範囲が“連続的で実施的に円形の弧（continuous, substantially circular arc）”を含まないという解釈は成り立たない、とメイヤー裁判長は記述している。
また、同控訴裁判所は「この再発行特許におけるクレームの請求範囲が他の点で非常に狭いからといって、これらのクレームが権利回復禁止ルール（Recapture Rule）を回避するものと断言することはできない」とした。また、メイヤー裁判長は「“連続的で実施的に円形の弧（continuous, substantially circular arc）”という限定はハプティクスの形状に関する記載である一方、再発行特許において狭く限定したのは、これと異なり、引掛り抵抗手段（snag resistant means）の配置及び大きさに関する側面であって、両者を互換的にみることはできない」と述べている。
訳注： ① "haptics"はパンヌ特許の クレームにおいて"element"として表現される構成要素に該当（訴訟議事録による）
② 実際は1984年

〈参考文献〉
BNA International Inc.
"Patent, Trademark & Copyright Journal"
'Reissue Patent Violated 'Recapture Rule''
（Page 318-319, Volume 62, Number 1534, August 3, 2001）

〈米国〉
特許／自明性
自明性判断が、より前審拘束的な実質証拠判断基準下においても誤りである
とされたケース


1. 2001年8月2日、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、Zurko発明について自明ゆえ特許性なしとした判断は、「明らかな誤認」（clearly erroneous）が認められない限り前審の審判決は棄却されないとする判断基準（以下、「明白誤認基準」という）に照らしてのみならず、「理性的な人間なら結論を十分支持し得ると認定できる証拠」（substantial evidence）が裏付ける場合にのみ前審判断を覆せるとする判断基準（以下、「実質証拠基準」という）に照らしても誤りである、と判示した（In re Zurko, 連邦巡回区控訴裁判所番号96-1258, 8/2/01：「Zurko IV 事件」）。
連邦最高裁からの差し戻しを受けた連邦巡回区控訴裁判所は、控訴審判断をなすにあたり、実質証拠基準を採用した場合であっても、米国特許商標庁（以下、「USPTO」という）のなした事実認定について特別な尺度を用いて精査することを正当化し得る根拠を最高裁判決の文言に見出すことにより、USPTO内の特許審判抵触審査部（以下、単に「審判部」とも略記する）の下した自明性判断を再度（2回目）否定し、当該特許審判抵触審査部自身が弱力であると認める引例に替えてすでに事件包袋中にはありながらも議論の対象外だった引例を新たに組み込むことを認めなかった。
2. 経緯
メアリー・ズルコ氏発明のコンピュータ・システムにおけるセキュリティの改善方法発明に係る特許出願（米国特許出願番号：07/479,666）に対してUSPTOのなした拒絶審決を、1998年4月、連邦巡回区控訴裁判所は破棄した（1997年「Zurko I事件」）が、その理由は、特許審判抵触審査部の下した自明性判断は先行文献からのいわゆるあと知恵に基づいている点で明らかな誤認がある、とするものであった。
この後、同控訴裁は、明白誤認基準は控訴審判断においては不適切な判断基準であるとのUSPTO側の主張に対応すべく大法廷を召集した。しかしながら同控訴裁大法廷は、USPTOのなした事実認定についての控訴審判断は明白誤認基準によるべきとする原判断を全判事一致で追認し、行政手続法（5 U.S.C.§706）に定められたより前審拘束的な判断基準によるべきとする論を退けた（1998年「Zurko II事件」）。
この判断に対し連邦最高裁は、USPTOのなした事実認定についての控訴審判断にあたっては連邦巡回区控訴裁判所は行政手続法に定められる判断基準を適用しなければならないとして、当該控訴裁大法廷判決を破棄した（1999年「Zurko III事件」）。同最高裁の判決においては、明白誤認基準に替えて行政手続法下に定めるうちのどの基準を適用すべきかについては具体的に言及していなかったが、連邦巡回区控訴裁判所は引き続いて俎上にのぼった「ガルツサイド」事件判決において、適用すべき基準は実質証拠基準であると判示した。
3. ここで、行政手続法（米国第五法典706条）は次のように規定する。
（中略）
（2）控訴裁判所は、行政機関の行為、認定もしくは決定が以下の一に相当すると認める場合には、不法の認定をすると共にかかる行為、認定もしくは決定を破棄しなければならない。
（中略）
（A）恣意的、気紛れ的、裁量権の乱用、…である場合
（中略）
（E）…実質的証拠による裏づけを欠いている場合…
4. 「実質証拠基準」について
連邦最高裁からの差し戻しを受けて連邦巡回区控訴裁判所は、最終的な自明性認定を行う法的判断については前審の拘束を全く受けない（de novo）覆審的判断基準により、かかる認定を形成する根拠となった事実認定については実質証拠基準により、それぞれ控訴審判断をすべきとした。同控訴裁はさらに、この事実認定には、
4-1. 先行技術の範囲及び内容であって、当該先行技術文献に明示的及び暗示的に開示されたものを含むもの、
4-2. 先行技術時のいわゆる当業者の技術水準、
4-3. クレームに係る発明と先行技術との差異、
4-4. 非自明性の客観的な証拠、
の4要素が含まれるとした。
グレン・アーチャー上級判事は、実質証拠基準は陪審員判断に対して控訴審で用いられている判断基準に類似し「明白誤認基準」より前審拘束性がより強いとしながらも、最高裁自体、両者の差は微妙であり、いまだかつてこの両者の判断基準の差異が結果に違いをもたらしたといえる判例はないと認めている、とした。
連邦巡回区控訴裁判所はさらに次の連邦最高裁判示事項を引用している：
「一般に控訴裁判所は各行政機関の専門性を尊重しなければいけないが、同控訴裁は、行政機関のなした事実判断についてただ単に追認印を押すというのであってはならないということを強調している。だからこそ、同控訴裁は、審判部のなした事実認定を特許的経験に裏打ちされた専門性のレンズを通して精査するのであり、このことについては正当性が認められる。なぜならば、連邦巡回区控訴裁判所は専門性を志向する裁判所であるからである。（中略）この専門的見識によって、同控訴裁は審判部の事実認定の基礎についてより良く理解することができ、理論上前審の拘束が幾分か弱い基準によるよりも正しい控訴審判断を樹立することになり、同時にこうした専門的見識はより重要な役割を担うようになるであろう。」
5. 誤った証拠は治癒不可能
審判部によって拠り所とされた先行技術文献（UNIXとFILER2）はクレームに係る構成要素の一つ、信頼性パスを介しての信頼性環境とユーザとの間の通信、を開示していないにも拘らず、USPTOが、同審判部の当該認定は包袋中にある他の4つの引用文献という十分な証拠により支持されていると主張している点につき、ズルコ氏は反論した。
連邦巡回区控訴裁判所は、USPTOの主張を退けるにあたり、次の説明をしている。
「審判部の自明性判断の根拠になっているのはUNIXとFILER2の文献である。これらの文献に関する審判部の認定事項を、差し戻し時にUSPTO長官が指摘した別の引用文献が支持し得ないのは明白である。というよりむしろ、これらの代替的引用文献は、従来のUNIXシステムではユーザと信頼性環境とが信頼性パスを介して行う通信を実現できないというよく知られた事実を単に追認するだけのものである。…（中略）
長官は同時に、審判部が拠り所とした先行技術とこれらの代替的引用文献とを差替えることで審判部の出した自明性についての誤った結論を治癒せしめんとしたが、これは不可能である。これらの新しい組み合わせに係る引用文献は、拒絶の新しい理由を形成するものではあっても、この新しい拒絶理由については審査官も審判部もいまだ検証もしていないし主張の論拠にもしていないから、我々控訴審が拒絶のこういった新しい（今までに考慮されていない）理由について判断を行うことは適当でない。」
引用に係るUNIXとFILER2文献がたとえ信頼性パスを開示していなかったとしても、信頼性環境下での通信が信頼性パスを介して実現されるというのは基本的知識であり、UNIXにおける信頼性コマンドを信頼性パスに沿って検証するというのはそれこそ常識以外のなにものでもないことからクレームに係る発明は自明である、とした審判部の判断について、アーチャー上級判事は言及した。
連邦巡回区控訴裁判所は当該審判部のこうした認定を否定し、引用文献に構成要素の一部が開示されていないという欠陥は、審判部が「当業者にとっての基本的知識」や「当業者にとっての常識」だと一般論的に結論付けたものによって埋め合わせられ得るものではない、と判示した。アーチャー上級判事はこの点につき、さらに以下のように述べる。
「基本的知識や常識をどう判断するかについては、包袋中の証拠に基づいていないので、実質的証拠による裏づけを欠いている。審判部は、行政裁判の場として、自身が法的管轄権を有する対象について専門的見識を有するのは明らかである。この専門的見識は周辺的事項に関する結論を支持するための基礎とはなり得るが、特許性判断における事実認定という中核的事項に関しては、審判部は、自身の理解や経験、さらには、基本的知識や常識だろうと自分で評定したことに基づいてのみ結論を出すことは許されない。この場合、審判部は、自身の認定を支持する具体的な証拠を包袋中から示さねばならない。こうした考え方に立たないならば、控訴審が包袋中の実質的証拠を再検証するという過程自体が無意味な活動と化してしまうことになろう。」
6. 結論として、USPTOのなした自明であるとの審決は、再び却下された。
7. BNAからのコメント
実質証拠基準を適用してもUSPTO判断が再却下されるとの判決で出願人にとっては安心できた面もあろうが、当然のことながら、当該却下はUSPTOに対して特許査定を行うことを命じるものではなく、ケースはUSPTOに差し戻され、審査手続が再続行されることになる。その結果、USPTOの主張に沿って、審判部の当初判断時には除外された引用例により再び拒絶されるということもあり得る。一方で、今回の判断は、審判部が「基本的知識や常識」という概念を導入したことの適否を判断する際に考察された「中核的事項に関する事実認定」と「周辺的事項に関する事実認定」との違いが何かについても疑問点を残した。因みにビジネス・メソッドなどの分野においては、記録として残っている引用文献のみを（庁審査官も含めた）専門家の有する基礎的知識であると擬制している。
最後に、連邦巡回区控訴裁判所は長い間、判断基準についての判断を巧みに避けてきたといえるが、それは一つには、こうした判断基準の選択によって結果に相違を招来するというような事例がなかったからだともいえる。それが今回、全判事を動員し大法廷まで開いて種種見直した挙句が、結局、どちらの判断基準をとっても結果には何の違いも生み出さなかった、というのは皮肉ともいえる。

〈参考文献〉
BNA International Inc.
"Patent, Trademark & Copyright Journal"
'Obviousness Ruling Is Still Erroneous Under Substantial Evidence Review Standard'
（Page 333-334, Volume 62, Number 1535, August 10, 2001）